Александр Владимирович Кудрявцев
Фирма патентных поверенных ИННОТЭК
737 -6377

Первые риски для товарного знака возникают в тот момент, когда собственник отказывается его разрабатывать. Это ситуация потери названий и изображений, которые потенциально могут принадлежать предприятию. Объем знаков, зарегистрированных в интересах хозяйствующих субъектов, увеличивается сейчас на десятки тысяч знаков за год. Пропустить пару лет - это значит не получить права на интересные и перспективные наименования, позволить конкурентам взять их себе.

Дистрибьютор уверяет, что у него есть хозяйственный договор с владельцем товарного знака, который подтверждает передачу всех прав на его использование в России. При этом владелец товарного знака часто упускает из виду, что он сам не имеет прав на свой товарный знак в России, поскольку не позаботился зарегистрировать его в нашей стране. Неосмотрительность иностранных владельцев приводит к тому, что возникла целая каста людей, которые своим бизнесом сделали выявление таких ситуаций. Они аккуратно подают заявки на подобные незащищенные знаки. Доказывать в такой ситуации правоту добросовестного пользователя знака бывает очень и очень сложно.

1.1. Привлечение авторов, не знающих специфики правовой охраны знака

Для собственника фирмы естественно, что разработка товарного знака должна производиться на основании технического задания. К сожалению, в эти задания очень редко включается требование обеспечения принципиальной охраноспособности, либо гарантирования патентной чистоты предлагаемых разработок. Патентным Ведомством разработан целый ряд ограничений как для словесных, так и для изобразительных знаков, нарушение которых обязательно приведет к отказу в регистрации. Принимать работу без учета данного обстоятельства, значит подвергать бизнес большому риску. Так, заявители желают иметь как можно более яркий товарный знак, говорящий о качестве, о достоинствах, о сути продукта. С точки зрения заявителя было бы замечательно получить исключительные права на такие слова как "великолепный чай" или нечто подобное. Многие стремятся придумать знаки такого рода: подают заявки, в которых встречаются слова "замечательный", "чудесный", "вкусный". Патентное Ведомство все эти попытки пресекает, поскольку товарный знак не должен нести в себе информацию о качествах, свойствах, достоинствах товара или услуги. Разработка товарного знака дизайнером или креатором, не знакомыми с требованиями экспертизы может привести к отказу в регистрации знака.

При разработке знака в него закладывается то, что можно характеризовать как уровень его потенциальной слабости или силы. Рассмотрим предельный случай. Предположим, настойчивый заявитель смог получить желаемый товарный знак, является владельцем словесного товарного знака "Великолепный чай" и начинает им пользоваться. Он замечает, что конкуренты в своей рекламе также характеризуют собственную продукцию как великолепный чай и решает запретить им это, ссылаясь на свои исключительные права. Именно в такой ситуации собственники попадают в своеобразную ловушку, уготованную им товарным знаком, полученным всеми правдами и неправдами, и не имеющим поэтому достаточной силы. В случае применения "оружия" под названием "Великолепный чай" для победы в конфликте с конкурентом, дело может закончиться аннулированием подобного слабого знака.

1.2. Отсутствие договора с авторами разработки

В последнее время выявилась тенденция возникновения споров между добросовестным владельцем товарного знака и его автором. По патентным нормам товарный знак целиком принадлежит собственнику товарного знака. При регистрации товарного знака его автор не указывается и его права в свидетельстве не закрепляются. Но независимо от регистрации знака, авторские права на художественное изображение, собственный зрительный образ, мелодию, песню или слоган возникают у непосредственных разработчиков. Повышение безопасности здесь предполагает заключение договора с художником, композитором, рекламной фирмой, сотрудником собственной организации. В договоре должно быть подробно рассмотрено, кому принадлежат имущественные права на созданную разработку.

1.3. Отсутствие режима коммерческой тайны на стадиях разработки знака и его регистрации

В последнее время все более явственно начинает проявляться такая форма конкурентной борьбы, как технический шпионаж. В частности он находит свое выражение в повышенном интересе к разработкам фирм - конкурентов. Известны случаи подачи тождественных товарных знаков фирмой - пиратом непосредственно перед тем, как это сделает добросовестный производитель, который затратил силы на разработку знака. Эти случаи уже перестали быть единичными, правда, к счастью не приняли и массовый характер. Поэтому подобное явление требует принятия защитных мер от утечки информации. До настоящего времени не разработаны надежные процедуры, позволяющие добросовестному пользователю доказать свои права на незарегистрированные разработки. Основным инструментом является внедрение на предприятии комплекса организационных и технических мероприятий по охране своих промышленных и коммерческих секретов.

1.4. Использование уже известных наименований или изображений

Ключевая проблема, с которой сталкивается потенциальный владелец торгового знака, - трудности поиска оригинального решения. Здесь требуется понимание аудитории, и определенная смелость для того, чтобы "вложиться" в совершенно новое наименование. Нелегко заранее определить потенциальную силу знака, его действие на аудиторию. В этой ситуации многие пытаются использовать уже наработанные, "раскрученные" направления. Такая стратегия дает возможность достаточно быстро вывести на рынок свой товар, но при этом закладываются и предпосылки для конфликтов, основанных на схожести целой группы знаков, владельцы которых выполнили тот же маневр.

2.1. Запаздывание регистрации знака

Как правило регистрацией знака начинают заниматься в тот момент, когда возникает необходимость в документальном подкреплении своих прав. И естественно, что эти действия могут быть охарактеризованы как запаздывающие. Ведь процедура рассмотрения заявки продолжается долгие месяцы. Патентное Ведомство как правило проводит экспертизу товарного знака в течение 10 - 14 месяцев. Срок для отечественного бизнеса огромный. Все это время заявитель находится в состоянии неопределенности. При подаче заявки возникает дилемма: либо тратить деньги на производство еще не защищенной марки продукта, либо ждать результатов экспертизы. Проведение предварительных проверок может снять вопрос лишь частично. В этой связи ясно, что действовать вовремя - это действовать на опережение. Опережающая деятельность важна еще и потому, что позволяет фирме создать банк знаков, которые гарантируют успешное претворение в жизнь стратегии развития . В частности поэтому многие фирмы проводят регистрацию знаков "на вырост", создавая коллекции словесных и изобразительных знаков для последующего использования.

2.2. Привлечение для подготовки заявки некомпетентных специалистов.

Работа с Патентным ведомством предполагает наличие специальных знаний и понимание внутренней процедуры. Только в этих условиях можно гарантировать отсутствие сбоев по формальным поводам. Нарушение этого принципа приводит к различным казусам. Так, сотрудник одной из фирм самостоятельно оформил материалы заявки, основываясь на таможенной классификации товаров и услуг. Подобные скрытые мины можно расценивать как наиболее опасные.

2.3. Риск неадекватной классификации

В рамках Международной классификации товаров и услуг, используемой Патентными ведомствами, все товары и услуги классифицируются по 45-м классам. Будущий владелец должен решить, по каким классам будет осуществлена регистрация. Регистрация может быть проведена как по одному, так и по нескольким (в пределе по всем) классам, и это будет означать, что товарный знак распространяется на определенный товар или услугу, или совокупность нескольких их видов. Часто фирмы стараются на свой знак нагрузить как можно больше товаров и услуг, и тех, которые относятся к сфере деятельности фирмы, и тех, которые не являются таковыми. Иногда случаются и прямо противоположные вещи, например, подавая заявку, фирма не учитывает того, что она занимается не только производством продукта, но и фасовкой однородных продуктов в интересах ряда фирм, а также занимается распространением, продажей продуктов или другими смежными видами работ. В этом случае, получив товарный знак, можно не получить право на его использование по каким-то важным для вашей фирмы видам деятельности.

2.4. Риск, возникающий при отказе от предварительной проверки

Часто при оценке необходимости проведения предварительных проверок, решение принимается исходя из ощущения того, "что есть на рынке". Но никакое исследование рынка не способно дать ответ на вопрос о чистоте подаваемого знака. Ведь помимо тех сотен знаков, которые на рынке известны, есть еще и подводная часть айсберга - многие тысячи уже зарегистрированных знаков и ранее поданных заявок, которые могут быть противопоставлены новой заявке.

3.1. Риск, возникающий при уровне защиты, неадекватном широте применения знака

Известны случаи, когда отечественные предприниматели строят системы защиты своего фирменного наименования или товарного знака таким образом, как будто владеют брендом мирового уровня. К сожалению именно такие случаи несоответствия защиты и широты применения знака довольно редки. Значительно чаще встречаются прямо противоположные ситуации, когда отечественный или зарубежный предприниматель достаточно равнодушно относится к тому, что в его бизнесе существует интеллектуальная собственность, поддерживающая продажи товаров стоимостью в миллионы долларов. Защитив права на товарный знак в начале деятельности фирмы, он не пересматривает уровень защиты и после того, как фирма выходит на совершенно новый уровень бизнеса. А ведь вместе с собственным уровнем возрастает и уровень потенциальных угроз. То, что ранее могло служить надежной защитой, со временем перестает отвечать своему назначению. Выпуск продукции, популярной у потребителей, должен быть защищен целым рядом средств, препятствующих не только копированию, но и имитации внешнего вида продукции, цветовых решений, способов продажи...

Попытки подделывать продукцию известных фирм приобретают порой довольно изощренный характер. В ход идут прямые подделки, имитации цветового решения, разработка синонимических рядов терминов и изобразительных решений. Таких случаев достаточно много. Поэтому нужна комплексная защита от творчества подобных "умельцев". Здесь ведь все строится на психологии восприятия потребителя, взгляд которого скользит вдоль полок с товарами и улавливает лишь общие признаки знакомого изображения и цветового решения. Нужно, следовательно, защищать не только название, но и этикетку, шрифты, цветовые решения.

3.2. Риск ухода от зарегистрированного перечня товаров и услуг

При подаче заявки на регистрацию товарного знака на конкретный продукт, спустя некоторое время владелец, начиная производство другого продукта, забывая о том, что новый продукт в свое время не было указан при подаче заявки, и, следовательно, не попадает в сферу действия этого знака.

3.3. Риск ухода от зарегистрированного знака.

Нередко бывает, что дизайнеры, работающие над продвижением товаров или услуг, "доводят" знак, видоизменяя отдельные, незначительные с их точки зрения, элементы.

Если товарный знак существует очень долго, и эти изменения происходят незаметно, возникает ситуация, когда знак реально используемый, а значит представляющий ценность на рынке, не совпадает со знаком защищенным. Эта ситуация может представлять значительную опасность в случае возникновения конфликтной ситуации. Поэтому не мешает время от времени справляться в имеющихся у владельца товарного знака документах, на какое изображение у него есть права.

3.4. Риск непродления знака

Существует необходимость внимательно отслеживать сроки действия товарных знаков, которые для отечественных заявителей составляют 10 лет. По истечению этого срока владелец может утратить свое право на знак, если не продлит действие своих прав. Очень часто эта процедура собственником не совершается вовремя. Это означает потерю прав на "раскрученный" товарный знак, в обеспечение известности которого были вложены значительные средства.

3.5. Риск неиспользования знака

Помимо десятилетнего срока исчисляется еще и трехлетний срок, за который товарный знак должен начать использоваться собственником. Если в течение любых трех лет товарный знак не используется, он может быть аннулирован Патентным ведомством по ходатайству любого третьего лица.

Практика показывает, что Заявитель, подающий заявку на товарный знак по целому ряду классов, как правило надеется на широкое развитие своего бизнеса в перспективе. Еще одной причиной широкой классификации является желание получить действительно исключительные права на знак. Исходя из этих причин, большинство знаков имеет избыточную для бизнеса своих владельцев классификацию. Владельцы такой интеллектуальной собственности должны быть готовы к тому, что в один далеко не прекрасный день они будут лишены своих прав по тем классам, где товарный знак не использовался в хозяйственной деятельности. Учитывая все это, нужно вести постоянный мониторинг своей собственности.

3.6. Риск потери различительной способности

Повышение известности товарного знака - фактор позитивный. Однако, известно, что все когда - нибудь переходит в свою противоположность. Случается это и с товарными знаками. Известность и популярность могут стать настолько огромными, что потребитель начнет отождествлять вид товара или услуги с конкретной маркой, под которыми их производит лидер данного сегмента рынка. Так случилось с товарным знаком "Ксерокс". Слово "ксерокс" заменило собой в обиходе термин "копия" (снять ксерокс). В результате фирме пришлось затратить специальные усилия на парирование у потребителей ослабшей различительной способности знака.

3.7. Риск, связанный с невнесением в свидетельство изменений

Интенсивная хозяйственная деятельность часто приводит к изменению правового статуса предприятия, его юридического адреса. При этом важно своевременно вносить изменения в свидетельство на товарный знак. Отсутствие такой работы приводит к неполной мобилизации знака, требует значительного времени для приведения его в состояние готовности. Как правило в ситуации нарушения прав это приводит к неоправданно большим потерям у добросовестного владельца.

Использование объектов интеллектуальной собственности в конкурентной борьбе идет постоянно и с нарастающим накалом. Очень хорошо, что практика решения конфликтов в судебном порядке стала нормой. Если еще несколько лет тому назад суды по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью были уникальным явлением, то сейчас подобные процедуры проходят практически ежедневно. Это говорит о том, что страна вступает в период цивилизованных рамок решения спорных вопросов и в этой области деятельности.

Управление объектами промышленной собственности предприятия, такими, как товарные знаки, изобретения, промышленные образцы, передаваемыми правами на объекты авторского права (например на рекламные ролики), а также объектами, составляющими на предприятии коммерческую тайну, представляет собой значительные трудности и превратилось сегодня в самостоятельный вид деятельности. Перечисленные в данной статье риски представляют собой всего лишь часть аспектов, на которые направлено внимание патентного поверенного, ведущего работу с предприятием. Такие же или подобные им проблемы необходимо отслеживать и занимаясь иными объектами интеллектуальной собственности. Наиболее сложные и ответственные работы приходятся на период проведения активных мероприятий - судебных разбирательств. Здесь ключевую роль играет знание процедуры и особенностей делопроизводства, возникающих при рассмотрении вопросов, связанных с правами на интеллектуальную собственность. Важно учитывать и возможность столкновения товарного знака с иными формами защищенной интеллектуальной собственности, например рассмотренных в данной статье товарных знаков с фирменными наименованиями, промышленными образцами, объектами авторского права.

Все это делает работу по управлению нематериальными активами предприятия одной из наиболее интересных и важных в современном бизнесе.